日本的大學和國立研究機構等的研究誕生了許多涉及創新的智慧財產權,但當研究人員因職業發展需要轉職或離職時,應該如何處理這些智慧財產權?日本許多大學未制定相關規則,或者制定的規則各不相同,在此背景下,日本內閣府智慧財產權戰略推進事務局從促進學術界研究人員成果的社會應用的角度出發,公開了「大學等研究人員轉退職時的智慧財產權處理方針」(以下簡稱「方針」)。今後,該指導方針將先在多所大學試行,半年至一年後如有需要則會進行修訂。該事務局表示:「希望通過制定此類規則,讓研究人員能自由流向支援體系完善、研究環境優越的大學,促進研究的活躍化。」

此次制定方針的背景與離職後的專利糾紛有關。日本國立研究開發法人理化學研究所(簡稱「理研」)的高橋政代項目主管(研究當時)為治療色料性視網膜炎,曾致力於推動iPS細胞再生醫療的實用化。該項目由理研與生物初創企業株式會社Helios(HEALIOS K.K.)合作推進,但因該公司轉變業務方針導致研究陷入停滯。於是高橋政代開設了自己的初創企業繼續推進研發,但由於專利權歸屬理研且實施權也未得到許可,高橋政代遂向特許廳申請裁定要求授予一般實施權。雖然最終與理研達成和解,但花費了數年的時光,導致技術的實用化滯後。
「如果各機構一開始就有明確規則,就可以避免此類糾紛」,基於此認識,智慧財產權戰略推進事務局在召開研討會並聽取大學及研究人員的意見後,制定了此次的「處理方針」。
在包括RU11(注:學術研究懇談會,Research University,日本的11所研究型大學組成的聯盟組織,簡稱RU11)加盟的日本23所研究型大學中,僅有8所制定了轉退職規定。實際存在個人在轉職前被大學單方面放棄權利,從而導致必要的智慧財產權無法繼承的情況,以及國立與私立大學間的意識差異而導致糾紛的案例。
「處理方針」將轉退職時的智慧財產權的處理方式分為五種類型:權利轉讓、權利維持、部分權利轉讓、權利放棄、權利返還。大學等機構應依照「推動研究成果社會應用是重要使命」以及「尊重研究人員學術自由和轉職自由」的原則,根據具體情況而非統一標準來決定處理方式。
針對上述各類型的智慧財產權處理,「處理方針」中以一覽表形式彙總了對於轉職前/轉職後的大學會帶來哪些利弊的具體說明。例如,轉職前大學繼續維持權利並可向大學衍生初創企業或一般企業授予實施許可時,雖然轉職前的大學可自主管理智慧財產權並可能獲得未來實施收益,但存在與研究人員溝通不暢導致社會應用受阻的風險;轉職後的大學雖無需承擔專利費用,但無法進行智慧財產權管理。此外,若轉職後產生的新智慧財產權,雙方大學將面臨智慧財產權分散化導致管理及應用手續複雜化的共同問題。
在決定處理方式時,需要注意以下事項:智慧財產權實施狀況、權利化狀態、法律及契約的制約及義務、有無智慧財產權風險、數據/技術訣竅/著作權的處理、創製者及相關方的意向、權利化/維持費用、權利轉讓/實施許可的對價、對知識產出者的補償等。
為此,「處理方針」參考了美國的案例,將注意事項整理為檢查表。通過轉職前及轉職後的大學分別覈查清單事項,來減少糾紛的發生。
此外,「處理方針」還通過流程圖具體說明了轉退職時智慧財產權處理的討論流程:研究人員確定轉職後應及時通知當前所屬的大學。轉職前的大學需製作該研究人員的智慧財產權清單並與轉職後的大學共享。雙方大學判斷是否使用檢查表。具體來說,若涉及智慧財產權商業化、跨國轉移等需特別關注的要素,則使用清單;否則就根據各大學的資源、成本等實際情況判斷。之後,各大學擬定具體處理方案,經雙方協商後決定。
「處理方針」還列舉了成功案例和失敗案例,對各大學來說具有非常重要的參考價值。
當務之急是強化大學的行政組織
隨著全球化的發展,研究人員向海外大學轉出或從海外大學轉入的情況增多,部分國家的法律制度和實際操作與日本存在差異。在美國,各大學在職務發明運作範圍上就有明顯區別:例如,斯坦福大學等原則上強製要求歸屬大學,而麻省理工學院(MIT)等僅在明顯使用大學的資金或設施時才要求歸屬大學。因此接受美國大學研究人員時需進行相關確認。另一方面,中國的法律明確規定大學有權處理發明創造的實施與運用。此外,日本向海外大學轉讓智慧財產權時可能會出現因經濟安全保障因素受到限制的情況。無論哪種情況,為促進創新和應對全球化,強化大學等機構該領域的行政組織已成為當務之急。
原文:《科學新聞》
翻譯:JST客觀日本編輯部